La proroga stabilita all'interno del decreto Milleproroghe approvato in via definitiva
E' stato rinviato dal 23 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 il termine ultimo entro il quale i titolari di marchi collettivi già registrati secondo la vecchia normativa, potranno presentare domanda per la conversione dei propri segni in marchi collettivi o di certificazione, così come previsti dalla nuova disciplina e di seguito illustrato nel dettaglio.
Il D.Lgs. n. 15/2019, recante disposizioni inerenti l’"Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario”, ha introdotto importanti novità in materia di marchi d’impresa; più specificatamente, ha modificato la precedente disciplina del marchio collettivo, distinguendo fra marchio collettivo e marchio di certificazione, secondo le definizioni sotto riportate.
Marchio collettivo
L'art. 11 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) stabilisce che il marchio collettivo è un segno distintivo che serve a contraddistinguere prodotti o servizi di più imprese per la loro specifica provenienza, natura o qualità, svolgendo una funzione di garanzia del prodotto o del servizio secondo un regolamento specifico (DISCIPLINARE), che deve essere depositato insieme alla domanda di marchio collettivo e che illustri l’uso del marchio stesso, i controlli e le relative sanzioni.
Sono definiti, inoltre, i soggetti legittimati a ottenere la registrazione del marchio collettivo (a cui è attribuita la facoltà di concedere in uso il titolo stesso a produttori e commercianti), individuandoli nelle persone giuridiche di diritto pubblico e nelle associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, con esclusione delle società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata.
Stabilisce anche che il marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possano servire per designare la provenienza geografica di prodotti o servizi, precisando che qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione abbia diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro della associazione titolare del marchio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti del regolamento e non vi sia rifiuto da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Marchio di certificazione (o di garanzia)
L’art. 11 bis del Codice della proprietà industriale, introdotto dal D. Lgs. 15/2019 sopra citato, introduce un nuovo tipo di marchio: il marchio di garanzia o certificazione, il cui scopo è quello di certificare determinate caratteristiche dei prodotti e dei servizi (ad esempio, la qualità), secondo un regolamento specifico (REGOLAMENTO D’USO), che deve essere depositato insieme alla domanda di marchio. Tale marchio può essere richiesto da persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati in materia di certificazione, al fine di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, a condizione che tali soggetti non svolgano un'attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.
Nel regolamento concernente l’uso del marchio di certificazione, devono essere riportate le seguenti informazioni: la dichiarazione in cui il richiedente afferma di non svolgere alcuna attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato; le caratteristiche dei prodotti o dei servizi da certificare; le condizioni d’uso del marchio di certificazione; le modalità di verifica e di sorveglianza applicate dal titolare del marchio di certificazione.
Il marchio di certificazione può anche consistere in segni o indicazioni che servano a designare la provenienza geografica di prodotti o servizi, a condizione che non vi sia rifiuto da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Tuttavia è necessario ricordare che il marchio di certificazione europeo non lo consente e il divieto riguarda sia il segno sia il regolamento d’uso.
Conversione dei marchi collettivi in corso di validità in marchi collettivi secondo la nuova normativa o in marchi di certificazione
Ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. n. 15/2019, tutti i marchi collettivi in corso di validità, registrati sulla base della normativa precedente, dovranno essere convertiti entro il 23 marzo 2020, pena la decadenza del titolo, in marchio collettivo (nuova normativa) o in marchio di certificazione.
La conversione deve avvenire attraverso il deposito di una nuova domanda di registrazione di marchio collettivo o di certificazione, avendo cura di indicare nel campo note presente nella domanda di deposito, la seguente dicitura “Conversione in marchio collettivo (o di certificazione, a seconda dei casi), così come definito dal decreto legislativo 15 del 20 febbraio 2019, del marchio collettivo avente numero di domanda …" e allegando il regolamento previsto dalla nuova normativa per la tipologia scelta (articoli 11, 11bis e 157 del D. Lgs. 30/2005).
I dieci anni di tutela del marchio decorreranno dalla data di deposito della domanda di conversione, ferma restando la continuità con il marchio collettivo registrato ai sensi della normativa previgente.
Documentazione da presentare
• modulo di domanda del marchio e relativi eventuali fogli aggiuntivi;
• modulo del consenso al trattamento dei dati personali;
• regolamento concernente l’uso del marchio collettivo o regolamento concernente l’uso del marchio di certificazione;
L'importo della tassa di concessione governativa è pari a € 337,00 (la data di deposito coinciderà con la data di pagamento della tassa di concessione governativa, momento a partire dal quale avrà decorrenza la tutela legale).
Per ulteriori approfondimenti consultare il seguente link:
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi/il-marchio-collettivo-e-il-marchio-di-certificazione
Data di pubblicazione: 23/01/2020
Autore: Francesca Marinelli
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